Una recente decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), relativa all’opposizione n. 652025000124636, mostra fino a che punto possa spingersi la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) ma, al tempo stesso, solleva alcuni interrogativi sui confini tra tutela della proprietà industriale e uso del linguaggio gastronomico comune.

La vicenda vede il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano opporsi con successo alla registrazione del marchio figurativo “Parmigiana Calabrese Antonio Manfredi”, depositato da un’impresa individuale per contraddistinguere “peperoni trattati” (classe 29) e “servizi di ristorazione” (classe 43).

L’UIBM ha accolto l’opposizione, respingendo la domanda di registrazione del marchio e ponendo le spese del procedimento a carico del richiedente, che non aveva presentato osservazioni difensive.

 

LE RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DELL’OPPOSIZIONE: IL DIVIETO DI EVOCAZIONE

Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del Codice della proprietà industriale e nella normativa europea sulle denominazioni di origine protette, con particolare riferimento al divieto di evocazione di cui all'art. 13, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) 1151/2012 (oggi sostituito dall’art. 26, par. 1, lett. b) del regolamento (UE) 2024/1143)

A differenza della tutela ordinaria dei marchi, fondata principalmente sul rischio di confusione, la protezione delle DOP contro l'evocazione non richiede che il consumatore possa confondere i prodotti o attribuire loro la medesima origine commerciale.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (tra cui le sentenze Cambozola, Parmesan, Manchego e Champanillo), si configura un’evocazione quando il consumatore, trovandosi di fronte a un determinato segno, è indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia della denominazione protetta.

L’accertamento può fondarsi, tra l’altro, su una somiglianza visiva, fonetica o concettuale, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto.

Nel caso in esame, l’accoglimento dell’opposizione si fonda essenzialmente su quattro elementi.

• Somiglianza visiva e fonetica. La parola “PARMIGIANA”, posta in posizione dominante nel marchio, differisce per la sola vocale finale dal termine “PARMIGIANO”, elemento caratterizzante della DOP e comunemente utilizzato per identificare il formaggio protetto.
• Irrilevanza dell’indicazione della vera origine. La normativa europea vieta l’evocazione anche quando l’origine effettiva del prodotto è indicata. Pertanto, secondo l’UIBM, né l’aggettivo “Calabrese” né la rappresentazione geografica della Calabria, presenti nel marchio, sono sufficienti a escludere l’evocazione.
• Collegamento tra i prodotti. La giurisprudenza europea ha chiarito che l’evocazione può configurarsi anche in relazione a prodotti diversi da quelli tutelati dalla DOP, nonché a servizi. Nel caso specifico, l’UIBM ha valorizzato la relazione gastronomica tra formaggi e preparazioni a base di verdure, nonché il frequente impiego del Parmigiano Reggiano nella ristorazione.
• Rinomanza della denominazione protetta. La notorietà del Parmigiano Reggiano è stata considerata un ulteriore elemento rilevante nella valutazione del possibile richiamo alla DOP e dell’indebito sfruttamento della sua reputazione.

 

I POSSIBILI PROFILI DI CRITICITÀ DELLA DECISIONE

Sebbene la decisione dell’UIBM richiami principi consolidati della giurisprudenza europea, la loro applicazione al caso concreto suscita alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda il significato del termine “parmigiana” e la valutazione dell’effettiva percezione del consumatore.

 

1. Il significato gastronomico autonomo di “parmigiana”

Il primo e forse più rilevante profilo critico riguarda l’esame concettuale del segno.

L’UIBM ritiene che il termine “parmigiana” richiami concettualmente il formaggio “parmigiano”.

Tuttavia, nella lingua italiana e nella tradizione gastronomica, il sostantivo “parmigiana” identifica anche una specifica preparazione culinaria, generalmente a base di ortaggi, come melanzane o zucchine, disposti a strati e cotti al forno.

Sebbene la ricetta preveda frequentemente l’impiego di formaggio, il termine possiede un significato gastronomico autonomo, che potrebbe assumere particolare rilievo quando viene utilizzato per contraddistinguere preparazioni a base di verdure.

Nella decisione, invece, questo significato non sembra essere stato adeguatamente approfondito, attribuendo alla parola “parmigiana” un collegamento pressoché immediato con la denominazione del formaggio.

Il punto decisivo, dunque, non è tanto la somiglianza tra le due parole, quanto la capacità del significato gastronomico autonomo di “parmigiana” di escludere, nel contesto concreto, un richiamo diretto alla DOP.

 

2. Il parametro del consumatore medio europeo

Un secondo elemento problematico riguarda il pubblico di riferimento.

La giurisprudenza della Corte di giustizia richiede di valutare l’evocazione tenendo conto della percezione del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Nel caso in esame, tuttavia, avrebbe potuto essere maggiormente valorizzato il fatto che, per un verso, la registrazione aveva ad oggetto un marchio nazionale italiano e, per altro verso, le parole costituenti il segno erano in lingua italiana, indicavano una specialità tradizionale italiana ed erano accompagnate da elementi grafici che richiamavano la Calabria.

In questo contesto, appare legittimo interrogarsi sull’esigenza di attribuire rilievo preminente alla percezione del consumatore italofono, per il quale il termine “parmigiana” può identificare immediatamente una preparazione gastronomica, anziché il formaggio tutelato dalla DOP.

Diversamente, il rischio è quello di adottare una valutazione astratta, non pienamente aderente al contesto linguistico e commerciale nel quale il segno viene utilizzato.

 

3. I limiti della complementarità gastronomica

Un ulteriore profilo critico riguarda il collegamento individuato dall’UIBM tra i prodotti contraddistinti dal marchio contestato e il Parmigiano Reggiano.

Per giustificare tale collegamento, la decisione valorizza il fatto che le preparazioni a base di verdure possano essere accompagnate da formaggio grattugiato e che il Parmigiano Reggiano sia frequentemente utilizzato nei servizi di ristorazione.

Si tratta, tuttavia, di un’argomentazione che rischia di avere una portata eccessivamente ampia.

Il Parmigiano Reggiano, infatti, è un ingrediente comunemente impiegato in numerose preparazioni della cucina italiana, dalla pasta ai risotti, dalle verdure alle carni.

Se la semplice possibilità di abbinamento gastronomico fosse sufficiente a stabilire un collegamento rilevante ai fini dell’evocazione, la tutela della DOP rischierebbe di estendersi indistintamente a una vastissima gamma di prodotti alimentari e servizi di ristorazione.

Occorre peraltro ricordare che, secondo la giurisprudenza europea, la comparabilità tra i prodotti non costituisce una condizione necessaria per configurare l’evocazione.

Il problema, pertanto, non riguarda tanto l'astratta possibilità di applicare il divieto a prodotti diversi, quanto il peso attribuito alla complementarità gastronomica nell'accertamento del richiamo alla denominazione protetta.

 

4. La mancata costituzione del richiedente

Infine, merita attenzione un elemento procedurale: il richiedente la registrazione non ha presentato osservazioni difensive nell’ambito del procedimento di opposizione.

Questa circostanza non comporta automaticamente l’accoglimento dell’opposizione, poiché l’UIBM è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti.

Tuttavia, l’assenza di una difesa ha impedito di sottoporre all’esame dell’Ufficio argomentazioni e documenti potenzialmente rilevanti, soprattutto in relazione all’utilizzo del termine “parmigiana” nella tradizione gastronomica italiana.

Una difesa tecnica avrebbe potuto, ad esempio, documentare il significato lessicale della parola, la diffusione storica delle preparazioni a base di verdure denominate “parmigiana” e la percezione del termine da parte dei consumatori.

Si tratta di elementi che avrebbero potuto contribuire a una valutazione più articolata dell’effettiva sussistenza dell’evocazione.

 

QUALCHE CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA

La decisione dell’UIBM conferma l’ampiezza della protezione riconosciuta alle denominazioni di origine protette, che può operare anche in assenza di un rischio di confusione e nei confronti di prodotti o servizi differenti da quelli contraddistinti dalla DOP.

Tuttavia, la tutela delle denominazioni protette, interpretata con maglie eccessivamente larghe, può rischiare di tradursi in un divieto generalizzato di utilizzo di termini che possiedono anche un significato autonomo nel linguaggio comune o nella tradizione gastronomica.

Nel caso della “Parmigiana Calabrese”, la questione centrale sembra essere proprio questa: stabilire se il consumatore, incontrando tale espressione nel contesto di preparazioni a base di verdure, pensi direttamente al formaggio Parmigiano Reggiano o, piuttosto, a una ricetta tradizionale.

È una distinzione tutt’altro che secondaria, perché da essa dipende il confine tra la legittima protezione di una denominazione di origine e l’altrettanto legittimo utilizzo del patrimonio linguistico e gastronomico comune.